Notos Broschüre

Intellectual Properties (IP) Due Diligence / IP Strategy

 
Bei einer IP Due Diligence analysieren und bewerten Notos Rechtsanwälte die in einem Unternehmen vorhandenen und lizenzierten Schutzrechte (Patente, Marken, Urheberrechte, Designs) inkl. Know-how in quantitativer wie qualitativer Hinsicht. Dabei betrachten wir insbesondere auch, wie und wo die IPs angemeldet, dokumentiert und wie sie rechtlich, organisatorisch und technisch abgesichert und verteidigt werden. Bei Lizenzverträgen betrachten wir insbesondere, welche Ertragschancen welchen Investitions- und Haftungsrisiken gegenüberstehen.

Eine solche IP Due Diligence zielt darauf ab, die Werthaltigkeit von technologie- und wissensbasierten Unternehmen festzustellen.

Typischerweise betrifft eine IP Due Diligence Unternehmen, die insgesamt oder teilweise verkauft (IPO, Share-Deal oder Asset-Deal; Venture Capital; Private Equity) werden sollen. Meistens wird unsere Beauftragung durch den potentiellen Käufer (bzw. deren Bank und Berater), manchmal aber auch durch das Zielunternehmen veranlasst, insbesondere, wenn es auf der Suche nach einem Käufer ist und mehrere potentielle Interessenten andressieren möchte. Eine IP Due Diligence ist aber auch dann sinnvoll, wenn Fremdkapital von einer Bank aufgenommen werden soll.

Im Hinblick auf Patente ist zu beachten, dass die Inhaberschaft eines Patentes allein noch nicht zur Herstellung des patentierten Produktes oder zur Anwendung des patentierten Verfahrens berechtigt. Deshalb ist es in vielen Fällen notwendig, die Rechtsmängelfreiheit ("freedom to operate") innovativer Erzeugnisse zu überprüfen.

Dabei legen wir unseren Fokus auf folgende Fragen:

  • Hat das Unternehmen tatsächlich das (alleinige) Recht auf das Patent?
  • Ist das Patent rechtsbeständig?
  • Wie lang ist die Restlaufzeit des Patentes?
  • Wird das Patent von Dritten angegriffen?
  • Wurden Dritten Lizenzen oder andere Rechte an dem Patent eingeräumt?
  • Welchen territorialen Umfang hat der Patentschutz?
  • Schützt das Patent das eigene Produkt?

Bei Marken, Unternehmenskennzeichen und Titel (Kennzeichen) ist Fokus unserer Analyse insbesondere:

  • Hat das Unternehmen tatsächlich das (alleinige) Recht auf das Kennzeichen?
  • Ist das Kennzeichen rechtsbeständig?
  • Wird die Marke rechtserhaltend benutzt?
  • Wird das Kennzeichen von Dritten angegriffen?
  • Wurden Dritten Lizenzen oder andere Rechte an dem Kennzeichen eingeräumt?
  • Welchen territorialen Umfang hat der Kennzeichenschutz?
  • Schützt das Kennzeichenportfolio alle angebotenen Produkte und Dienstleistungen?
  • Wurden Abgrenzungsvereinbarungen und Vorrechtsvereinbarungen getroffen, die die unternehmerische Freiheit des Zielunternehmens wesentlich einschränken?

Auch bei Designs und Gebrauchsmuster stellen sich ähnliche Fragen.

Einen Sonderfall stellt Know-how, also die Summe der nicht offengelegten, wirtschaftlich relevanten technischen Betriebsgeheimnisse (z.B. Konstruktionsdaten, Quellcode, Rezepturen) und nicht-technischen Geschäftsgeheimnisse (z.B. Kundendaten, Bezugsquellen) des Zielunternehmens dar. Hier prüfen wir insbesondere:

  • Steht das Know-how nur einem kontrollierten Mitwisserkreis zur Verfügung;
  • ist das Know-how (gerichtsfest) dokumentiert;
  • kann das Know-how dem Erwerber dezidiert verfügbar gemacht werden und
  • ist das Know-how angemessen vertraglich, organisatorisch und technisch gegen Offenbarung abgesichert

Unabhängig von einer etwaigen Portfoliomaßnahme empfiehlt sich für wissens- und technologiebasierte Unternehmen, von Zeit zu Zeit ein IP Audit vornehmen zu lassen, um zu verifizieren, welche IPs im Unternehmen bestehen und daran die zukünftige IP Strategie auszurichten.

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